Comité intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore




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títuloComité intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore
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fecha de publicación03.02.2016
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IV.C Derechos y obligaciones en materia de propiedad intelectual del receptor



86 Por lo general, los recursos genéticos se transfieren al receptor del material para que se siga investigando y mejorando el material. Puesto que los derechos de propiedad intelectual, de manera general, protegen material que ha sido mejorado gracias a la innovación humana, los derechos y obligaciones del receptor del material genético transferido constituyen disposiciones importantes de los acuerdos contractuales desde el punto de vista de la propiedad intelectual.
87 Existen numerosas disposiciones típicas en los acuerdos contractuales relativos al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios que establecen obligaciones no relacionadas con la propiedad intelectual del receptor del recurso genético, tales como: i) suministrar una descripción detallada del proyecto de investigación y de la evolución del recurso transferido, incluidas las perspectivas de utilización comercial, si se conocen; ii) realizar un pago global y/o comprometerse a abonar una parte determinada de las ganancias futuras; iii) suministrar otros beneficios no pecuniarios al proveedor de los recursos y a los titulares de los conocimientos tradicionales asociados con el recurso, tal como se haya negociado; iv) suministrar muestras y datos taxonómicos de los recursos genéticos recogidos a las autoridades nacionales de depósito designadas; etc. Estas obligaciones pueden variar considerablemente, dependiendo del objetivo, de las partes y de la jurisdicción aplicable a la transferencia o la prospección biológica. No obstante, los ejemplos del presente documento se refieren exclusivamente a los derechos y obligaciones en materia de propiedad intelectual del receptor de material genético en virtud de los contratos relativos al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios.
88 Los proveedores de recursos genéticos incluyen con frecuencia en el acuerdo contractual la obligación de que el receptor comparta las regalías derivadas de la utilización comercial del material transferido, especialmente en los casos en los que se protegerá ulteriormente mediante derechos de propiedad intelectual. Esto puede llevarse a cabo de numerosas maneras, cada una de las cuales presenta distintas ventajas y desventajas. En primer lugar, puede llevarse a cabo por medio de la negociación de un verdadero acuerdo de comercialización con detalles sobre las disposiciones específicas en materia de regalías. Esto otorgaría un mayor grado de certidumbre jurídica y reflejaría de manera exacta los intereses de las distintas partes, pero los costos de transacción de los contratos individuales específicos para cada transferencia serían prohibitivos. En segundo lugar, puede llevarse a cabo por medio de las llamadas “regalías por avances futuros”, a saber, una parte determinada de las ventas o de los beneficios derivados de cualquier proceso o producto que se elabore y patente, como consecuencia de la utilización del material transferido como instrumento de investigación. En tercer lugar, con frecuencia las instituciones prefieren transferir el material en virtud de un acuerdo que les conceda el derecho de negociar una parte de los beneficios sobre los productos y procesos derivados de dicho material en el momento en que se produzcan dichos beneficios, siempre que se produzcan. Dichas cláusulas han sido incorporadas en ATM estándar que fueron elaborados por instituciones gubernamentales para la transferencia de materiales entre instituciones con fines no lucrativos (a título de ejemplo, véase el modelo de cláusula que figura en el recuadro 14).

Recuadro 14: Modelo de cláusula de propiedad intelectual:
A fin de acatar esos principios y satisfacer los intereses de la [organización del país de origen], el receptor conviene asimismo en que, si elabora y comercializa una invención derivada del material de investigación, o que haya sido objeto de una licencia concedida por el receptor a una empresa u otra institución a los fines del desarrollo y la comercialización (ya se aplique la invención a un aislado directo del material de investigación, a un producto estructuralmente basado en un aislado del material de investigación, a un material sintético para el que el material de investigación proporcione un avance capital, o un método de síntesis o de utilización de cualquiera de los elementos mencionados: aislado, producto o material), el receptor o el licenciatario o licenciatarios del receptor negociará y concluirá un acuerdo con la organización del país de origen apropiada. Este acuerdo entre el receptor y/o el licenciatario o licenciatarios del receptor y la organización del país de origen dará respuesta a las preocupaciones de ambas partes. El receptor conviene en que las negociaciones entre el receptor o el licenciatario o licenciatarios del receptor y la organización del país de origen deberá comenzar con anterioridad al inicio de los estudios de desarrollo clínico que realicen, dirijan o patrocinen el receptor o el licenciatario o licenciatarios del mismo. Deberán completarse las negociaciones y aplicarse un acuerdo con anterioridad a la venta comercial de un agente estructuralmente basado o aislado a partir del material de investigación. Este acuerdo relativo al agente debe ser vinculante para la organización del país de origen, el receptor y cualquier licenciatario, licenciatarios o cesionarios del receptor en relación con cualquier derecho de propiedad intelectual relacionado con el agente. (Traducción oficiosa. Versión en español no disponible.)
(Natural Products Repository Material Transfer Agreement (Model Agreement last approved May 1989), Natural Products Branch of the National Cancer Institute (NCI) of the United States of America, Art.9)

89 Las cláusulas como el modelo que figura en el recuadro 14 no exigen a las partes especificar el modo de distribución de los beneficios derivados de la utilización comercial del material transferido en el momento en el que se firma el contrato relativo al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios, sino que permite que negocie la distribución más adelante en caso de que se produzcan beneficios. Estas cláusulas se utilizan debido a que, con frecuencia, resulta imposible a las partes en el momento de la transferencia inicial definir regalías razonables, especialmente en los casos en los que el producto comercial sobre el que deberán compartirse las regalías pueda derivarse de más de un material de origen. No obstante, es posible que la obligación de negociar no conduzca en todos los casos a un acuerdo sobre la distribución apropiada de regalías, ya que esto está condicionado por la capacidad de negociación de las partes. Por consiguiente, los acuerdos relativos al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios suelen incluir cláusulas sobre mecanismos alternativos de solución de controversias para definir el modo de llevar a cabo la distribución, si las partes no consiguen llegar a un acuerdo al respecto (véase la sección IV.D.1 y los recuadros 21 y 22 en relación con dichos mecanismos alternativos de solución de controversias)
90 En ciertos casos, el proveedor del recurso genético puede intentar garantizar, o es posible que los objetivos y marcos generales de política lo requieran, que el material transferido permanezca en el dominio público, asegurándose al mismo tiempo de que se reconoce que el material procede del proveedor del recurso. Por ejemplo, numerosos bancos de genes suministran material de conformidad con términos que prohiben la protección por patentes del material transferido o de sus partes o componentes genéticos (véase el recuadro 1 en la Sección II.B.3). En dichos casos, los ATM incluyen disposiciones que establecen, por ejemplo, que el receptor no deberá tomar medidas para patentar el material transferido o cualquiera de sus partes, componentes o derivados (a título de ejemplo, véase el modelo de cláusula que figura en el recuadro 15).

Recuadro 15: Modelo de cláusula de propiedad intelectual:
“El PROVEEDOR promete no utilizar el MATERIAL con fines comerciales, ni tratar de obtener derechos de propiedad intelectual sobre dicho MATERIAL. (Traducción oficiosa. Versión en español no disponible.)
(Model Material Transfer Agreements for Equitable Biodiversity Prospecting (Version One: For Transfer of Biological Resources to Non-Commercial or Non-Profit Organizations), Art.6(a))
91 Las cláusulas de propiedad intelectual de los ATM, como el ejemplo que figura en el recuadro 15, impiden patentar el material transferido y/o tipos específicos de productos derivados. Esta posibilidad puede impedirse asimismo destruyendo la novedad del material transferido, divulgándolo de manera lo suficientemente clara y completa. No obstante, esta medida surtirá efecto únicamente si el material genético está plenamente caracterizado y se han secuenciado los genes pertinentes; de otro modo, únicamente una cláusula de ATM puede prohibir al receptor la presentación de solicitudes de patentes.
92 A menos de obligar al receptor a no adquirir ningún derecho de propiedad intelectual, los acuerdos relativos al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios pueden establecer la titularidad conjunta de los derechos de propiedad intelectual entre el proveedor y el receptor. En dichos acuerdos, el receptor del material genético se compromete a solicitar derechos de propiedad intelectual exclusivamente con el proveedor en relación con invenciones elaboradas conjuntamente por ambas partes. El mencionado Grupo de Expertos en Acceso y Distribución de Beneficios consideró que el “tener en cuenta la posibilidad de la propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual” era uno de los elementos que “debían tenerse en cuenta como parámetros de orientación para los arreglos contractuales”101. Las cláusulas que establecen la titularidad conjunta han sido utilizadas en los actuales ATM por ciertas instituciones gubernamentales u organismos nombrados por los gobiernos, que han concertado acuerdos con proveedores de recursos genéticos en los países de origen (a título de ejemplo, véase el modelo de cláusula que figura en el recuadro 16).

Recuadro 16: Modelo de cláusula de propiedad intelectual:
“La [organización del país de origen] y el DTP/NCI convienen en que la paternidad de la invención se determinará por medio de la ley de patentes. El DTP/NCI y la [organización del país de origen] solicitarán conjuntamente, como proceda, protección por patentes de todas las invenciones elaboradas conjuntamente en virtud de este memorándum de entendimiento por el DTP/NCI y los empleados de la [organización del país de origen], e intentarán obtener la protección adecuada en el extranjero, incluido en [país de origen], si procede.” (Traducción oficiosa. Versión en español no disponible.)
(Memorandum of Understanding Between [Source Country Organization (SCO)] and the Developmental Therapeutics Program (DTP), Division of Cancer Treatment, Diagnosis, and Centers, National Cancer Institute (NCI) of the United States of America, Art.9) El subrayado es nuestro)
93 Otros acuerdos contractuales pueden establecer que la titularidad dependa de la paternidad de la invención y dejen abierta la posibilidad de establecer la titularidad conjunta de los derechos de propiedad intelectual. Cuando la titularidad depende de la paternidad de la invención, dichos acuerdos conceden al receptor el derecho de adquirir derechos de propiedad intelectual en relación con resultados de investigaciones basadas en el material transferido, bajo ciertas condiciones, como la notificación y/o la autorización escrita del proveedor y de las comunidades locales e indígenas si se han utilizado sus conocimientos tradicionales. Con frecuencia, este derecho del receptor de adquirir derechos de propiedad intelectual está vinculado a su obligación de compartir los beneficios derivados de la utilización y la comercialización potencial de los resultados de la investigación que están protegidos mediante propiedad intelectual (a título de ejemplo, véase el modelo de cláusula que figura en el recuadro 17).



Recuadro 17: Modelo de cláusula de propiedad intelectual:
“6.b) La titularidad, en tanto que activos tangibles de propiedad intelectual, de las INVENCIONES creadas como resultado de una investigación llevada a cabo con el MATERIAL se concederá de conformidad con la paternidad de la invención. El RECEPTOR podrá intentar obtener protección por propiedad intelectual en relación con sus invenciones y podrá transformar dichas invenciones en productos comerciales o conceder licencias sobre dichas invenciones con fines comerciales, y deberá notificar al PROVEEDOR y a las COMUNIDADES LOCALES CONSENTIDORAS este hecho por medio de informes periódicos de investigación.
c) El RECEPTOR podrá intentar obtener protección por propiedad intelectual para invenciones conjuntas o invenciones del proveedor, o podrá transformar dichas invenciones en productos comerciales o conceder licencias sobre dichas invenciones con fines comerciales únicamente si recibe la autorización escrita del PROVEEDOR y las COMUNIDADES LOCALES CONSENTIDORAS.


(El recuadro 17 continúa en la página siguiente)
(Recuadro 17, continuación)
d) Al intentar transformar las INVENCIONES en productos comerciales o conceder licencias sobre las INVENCIONES con fines comerciales, el RECEPTOR acatará los términos que figuran en el Anexo E, Términos de protección y comercialización de la propiedad intelectual. El RECEPTOR compartirá con el PROVEEDOR y las COMUNIDADES LOCALES CONSENTIDORAS un porcentaje, especificado en el Anexo B, de todos los ingresos derivados de la cesión de licencias para la utilización comercial de dichas INVENCIONES.” (Traducción oficiosa. Versión española no disponible.)
(Model Material Transfer Agreements for Equitable Biodiversity Prospecting (Version Two: For Transfer of Biological Resources to Commercial Organizations), Art.6(b)-(d))


94 Dichas cláusulas tienen por objeto que la titularidad de las invenciones dependa de la paternidad de las mismas. Cuando se realiza una invención conjuntamente, también se compartirá la titularidad, es decir, existirá una titularidad conjunta. Cuando se produce una titularidad conjunta en virtud de dichos términos contractuales, deberá entenderse que se produce en aplicación del Artículo 18 del CDB sobre “Cooperación científica y técnica”, que establece, entre otras cosas, que “las Partes Contratantes, si así lo convienen de mutuo acuerdo, fomentarán el establecimiento de programas conjuntos de investigación y de empresas conjuntas para el desarrollo de tecnologías pertinentes para los objetivos del presente Convenio”102.
95 Algunos modelos de acuerdo para la transferencia de recursos genéticos establecen una diferencia entre las obligaciones del receptor de conformidad con la utilización que haga el receptor del material transferido. En dichos casos, la sección de definiciones del acuerdo establece distintas categorías de utilizaciones y distintas obligaciones en términos de propiedad intelectual que incumben al receptor en relación con cada categoría de utilización (a título de ejemplo, véase el modelo de cláusula que figura en el recuadro 18).



Recuadro 18: Modelo de cláusula de propiedad intelectual:
“El RECEPTOR y el PROVEEDOR establecen una diferencia entre las siguientes categorías de utilización de [“recursos genéticos microbianos”]:
Categoría 1: Utilización a los fines del examen, referencia, ensayo biológico y control (entendiéndose que se trata únicamente de su utilización en el marco de los exámenes, ensayos biológicos y protocolos de control oficiales correspondientes en el plano nacional o internacional); utilización a los fines de la formación;
Categoría 2: Utilización a los fines de la investigación;

(El recuadro 18 continúa en la página siguiente)
(Recuadro 18, continuación)
Categoría 3: Utilización comercial: la utilización comercial de los recursos genéticos microbianos incluyen, sin limitarse a ellas, las siguientes actividades: venta, protección por patente, obtención o transferencia de derechos de propiedad intelectual u otros activos tangibles o intangibles por medio de la venta o la concesión de licencias, el desarrollo del producto y la búsqueda de aprobación previa entrada en el mercado.
Para las utilizaciones comprendidas en las categorías 1 y 2:

El RECEPTOR no reivindicará la titularidad de los recursos genéticos microbianos recibidos, ni intentará obtener derechos de propiedad intelectual sobre los mismos o la información conexa. Si el RECEPTOR desea utilizar o explotar comercialmente dichos organismos deberá informar en primer lugar al PROVEEDOR; … el RECEPTOR se asegurará de que cualquier persona o institución a la que el RECEPTOR proporcione muestras de los recursos genéticos microbianos, esté vinculada por la misma disposición.
Para las utilizaciones comprendidas en la categoría 3:

A fin de garantizar una distribución equitativa de los beneficios con el país de origen y [“nombres de los beneficiarios”], de conformidad con los principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el RECEPTOR informará inmediatamente al PROVEEDOR y al país en el que se concedió el primer acceso a los recursos genéticos microbianos sobre la intención de utilizar comercialmente los recursos genéticos microbianos y/o la tecnología derivada de los mismos y/o la información conexa. Los términos que reglamentan la distribución de beneficios con los sectores interesados figuran en el Anexo.
(Modelo de Acuerdo de Transferencia de Material, “Código de Conducta Internacional sobre Utilización Sostenible de Microorganismos y Reglamentación de Acceso” (MOSAICC), Sección II)


96 El Código de Conducta Internacional sobre Utilización Sostenible de Microorganismos y Reglamentación de Acceso (MOSAICC), se inició en 1997 y cuenta con 12 interlocutores, incluidos representantes de países en desarrollo y de países desarrollados, así como representantes de instituciones sin ánimo de lucro y del sector comercial. El Modelo de Acuerdo de Transferencia de Material del MOSAICC aplica las disposiciones del CDB en relación con los recursos genéticos microbianos vinculados por el CDB por medio de la utilización de acuerdos contractuales.
97 Las comunidades locales e indígenas son utilizadores y receptores consuetudinarios de recursos genéticos, por medio de la prolongada utilización y conservación de los recursos biológicos locales. El Artículo 10.c) del CDB establece que cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: “protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible”. Por consiguiente, el mencionado Grupo de Expertos consideró que “incluir disposiciones para garantizar la continuidad del uso consuetudinario de los recursos genéticos y los conocimientos conexos” por parte de las comunidades locales e indígenas era uno de los “parámetros de orientación para los arreglos contractuales”.103 Algunos modelos de acuerdos que se han elaborado para reglamentar la transferencia de material biológico de las comunidades locales e indígenas a receptores comerciales o no comerciales establecen que cualquier titular o licenciatario de un derecho de propiedad intelectual relativo a los conocimientos tradicionales de la comunidad, no restringirá ninguna utilización, producción o prácticas consuetudinarias o no consuetudinarias relativas al material genético transferido en el país de origen (a título de ejemplo, véase el modelo de cláusula que figura en el recuadro 19).



Recuadro 19: Modelo de cláusula de propiedad intelectual:
“Cualquier Parte que busque protección mediante propiedad intelectual de INVENCIONES en las que se hayan utilizado conocimientos tradicionales de COMUNIDADES LOCALES CONSENTIDORAS, no deberá restringir de ninguna manera la utilización, la producción o los procesos relativos a las sustancias que utilicen los mencionados conocimientos tradicionales, tales como las fitomedicinas o los pesticidas naturales, en el PAÍS DE ORIGEN.”
(Model Material Transfer Agreements for Equitable Biodiversity Prospecting (Version Two: For Transfer of Biological Resources to Commercial Organizations), Attachment E, Art. 3)


98 Además de las cláusulas relativas a la propiedad intelectual que constituyen el interés principal de este documento, existen otras cláusulas estándar que, en la práctica, están estrechamente relacionadas con las cláusulas de propiedad intelectual y deberán también tomarse en consideración. En la Sección IV.D se ofrece un panorama de dichas cláusulas estándar.

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